大立光祭營業秘密 先進光賠天價

發表日期 : 2018-02-27

來源: 能力雜誌

文/馮震宇 圖片提供/達志影像

「兵不厭詐,這是戰爭」,在商場上更是如此。對於高科技廠商來說,專利就是武器,如何讓手上武器不被對手偷走倒戈相向,就是不得不備的技能。大立光與先進光在專利侵權案上纏鬥多年,如今,以營業秘密作為迂迴守勢的大立光,一審宣判占上風⋯⋯。

大立光副董事長林恩平。

若問台灣股市在2017年最大的驚奇是什麼,可能就是股民所言「有光就漲、妖股亂舞」的光電股莫屬。台灣股市在2017年開創了諸多的紀錄,首先是創下台灣股市上萬點最長記錄,其次是股王大立光股價最高達新台幣6,075元,創下台灣股市個股股價的最高記錄。但更值得注意的是,在大立光與先進光的侵害營業秘密訴訟中,智財法院判決先進光應賠償大立光新台幣15.22億元,約是先進光新台幣10.33億元股本的1.5倍,給產業界一次震撼教育。

但在這場纏鬥長達4年才一審判決的訴訟中,法院對大立光主張的侵害營業秘密損害賠償請求,幾乎採取照准的態度,使得本案也成為台灣智慧財產權的訴訟歷史上最具有代表性的案件之一,若一旦確定,未來在相關的智財訴訟中,營業秘密將會異軍突起,值得所有台灣業者重視並及早採行適當的因應。

搶攻塑膠鏡頭讓大立光順勢崛起,至今仍位居台股股王。

3要件 經濟、秘密、合理

這件震撼國內企業的訴訟,爭執的重心雖是因為專利而引發,但是爭議的核心卻是營業秘密,也就是以下3項:

大立光稱被員工帶走的資料是否為大立光的營業秘密?
先進光利用該等資料是否構成侵害?
若有侵害,賠償金額如何計算?
對於爭議的2件專利涉及的資訊是否為營業秘密的問題,法院認定大立光主張的7項自動生產製程技術均為大立光自行研發,符合營業秘密法所規定的營業秘密要件,也就是經濟性、秘密性以及是否採取合理保密措施。

法院認定大立光確實擁有營業秘密的關鍵,在於大立光採取合理保密措施以保護其營業秘密。法院發現,大立光要求員工簽署保密協議並遵守「內部重大資訊處理作業程序」,且其官網公司治理頁面「重要公司內規部分」,也列有「誠信經營守則暨檢舉申訴辦法」,要求員工對業務上獲得之機密及商業敏感資料保密,且不得侵害公司智慧財產權,更設有「誠信經營推動小組」每年辦理教育訓練,確保誠信經營實施成效。

在軟硬體管制上,大立光對其自動化製程產線設有嚴格的門禁管制,甚至連元件供應商都不得其門而入,也對員工設定電腦使用與電子郵件權限、禁止使用隨身碟,部分管制區甚至禁止攜帶手機等通訊設備。由於大立光採取這些積極作為,法院認定大立光確已採取合理保密措施,也因此認定員工帶走的資料屬營業秘密。

其次,對於先進光是否有利用大立光營業秘密構成侵害的問題,法院發現員工跳槽時的不當取得行為,使得涉案的2項專利說明書的圖式與大立光所舉的內部設計圖高度近似,若依著作權侵害的判斷原則(「接觸」加上「實質近似」就構成侵權),再加上先進光據該等資料提出專利申請,法院認定先進光有不當使用大立光營業秘密之情事。

此外,法院發現先進光在2011年5月挖角大立光員工後,在短短不到1年間不但發展出塑膠鏡頭的自動化製程技術,還進一步申請專利,因此法院認為若非利用不當取得的大立光營業秘密難以達成,故判決先進光與5位員工的行為侵害大立光的營業秘密。

在解決前2個問題後,對於損害賠償的認定,大立光有備而來,不但提出經會計師鑑定之「鑑識會計調查服務報告書」,主張有新台幣140億餘元的損害,還主張自2003年起投入該2項專利相關研發成本共9億餘元。另外,大立光還把2012∼2013年間筆電、PC、平板電腦光學鏡頭元件銷售總額與2011年銷售總額相比,主張所減少的5億元亦係先進光侵害行為所致,總共請求新台幣15.22億元損害賠償。

對於大立光的主張,法院採「原告為研發營業秘密技術內容所支出之研發費用」作為損害賠償的計算標準。不過法院認為大立光歷年來對該2項專利的研發支出僅6億餘元,且先進光侵害行為屬故意且情節重大,根據營業秘密法第13條第2項之規定,大立光可請求3倍的損害賠償,但是大立光只請求15.22億元,因此智財法院核准其全部的請求。

台積電透過在美國訴訟,運用發現程序,發現有5萬頁文件被中芯不當取得。

5招 打造智財金鐘罩

為維持競爭優勢並保護研發成果,大立光在2013年罕見啟動訴訟戰,一方面對三星電子及玉晶光提起專利侵權訴訟,迫使這些廠商和解;另一方面則透過侵害營業秘密的主張,對先進光採取民刑事訴訟雙管齊下。凸顯大立光不只在研發與量產方面頗有成效,對於智財的保護與利用也十分嫻熟。而大立光針對營業秘密採行的諸多制度與作為,值得業者參酌。

1.制定保護相關制度並確實執行

大立光能在2013年採取多面訴訟大戰,主要在於大立光很早採行智財策略並制定相關保護智財的制度,並確實執行,才有此成果;若是大立光不重視智財並建立相關制度,縱使採行訴訟策略,也不見得能奏效。

例如:在大立光是否擁有營業秘密的爭議上,法院願意站在大立光這一邊,主要是因為大立光要求員工簽訂保密協議、遵守「內部重大資訊處理作業程序」、在官網中公開「誠信經營守則暨檢舉申訴辦法」,以及採取門禁與其他保護措施,故最終認定大立光擁有該等資訊的營業秘密。

雖然台灣營業秘密法早在1996年便通過,並在2013年大修,但是許多國內企業還不能對營業秘密賦予應有的重視,而從大立光與先進光的訴訟案件中,大立光勝訴的關鍵在於能配合法律要求制定相關制度,不僅只是作為內部文件,還在官網上公開,這也值得其他台灣業者重視與學習。

積極落實門禁等各項保密相關作為,有助於法院認定員工帶走的資料屬營業秘密。

2.不能僅偏重專利,營業秘密也不能少

台灣業者在國內外歷經多年的智財訴訟洗禮後,目前已有些基本概念,也了解應儘量避免智財的侵害問題,但仍存在一些基本的問題,並在大立光案件中被凸顯出來─台灣業者往往過於重視專利,忽視其他的智慧財產權,甚至忽略了可能導致其他智財權喪失的相關風險。

以本案而言,大立光能獲勝的關鍵之一,在於先進光疑似以大立光的秘密技術內容申請新型專利。但先進光可能忽略其申請的技術資料,在核准後都要公開,一旦公開,任何人都可知道技術內容,自然包括大立光,大立光也因此取得有利的相關事證。

這是因為在營業秘密的案件中,原告要負擔比較重的舉證責任,以證明其擁有營業秘密以及其營業秘密被侵害。在美國,由於美國有所謂的發現程序(Discovery Procedure)的制度,較容易透過訴訟取得相關證據,也吸引許多重大案件到美國訴訟。最有名的例子就是台積電2度控告中芯半導體侵害其營業秘密,都是在美國訴訟,也因為運用發現程序,台積電才發現有約5萬頁的文件被中芯不當取得,最終獲得勝訴。

但在台灣,由於沒有類似美國的發現程序,導致原告不易舉證、敗訴率也偏高。根據作者就2013年以前台灣營業秘密訴訟判決的研究,在157件民刑事案件中,原告一審的勝訴率只有26.8%(代表被告勝訴率高達73.2%,是原告3倍)。但本案由於先進光將來自大立光的資料作為專利申請的部分內容,並因專利核准而公開後,反而被大立光輕易的掌握,舉證責任相對降低不少。

若是先進光不採申請專利策略,要證明先進光的實際侵權可能還有些挑戰,但在先進光急於追求專利下,反而幫大立光一個大忙。

其次,就專利實務而言,台灣業者也特別喜歡申請不需要實體審查、有申請就會准的新型專利,以滿足擁有專利的虛榮心。但並非所有的發明創作都適合申請專利,有時利用營業秘密加以保護可能更有效。

3.應善用營業秘密法規範

過去一般業者對智財重點主要放在專利。此種策略在營業秘密不受重視,且刑罰與損害賠償都低的時代,或許還有一些理由。但隨著整體環境的改變,侵害營業秘密所造成的影響,可能已經超越專利。例如:友達控告前光電技術部研發副理跳槽大陸業者,就主張其帶槍投靠造成的損失高達上百億元,且重創台灣面板業。

另外,自從專利除罪化後,侵害營業秘密的責任卻越來越高,特別是2013年的修法,不但大幅提高侵害營業秘密的刑責到5年以下(若是涉及外國更高達10年),還在第13條第2項還明文規定,「侵害行為如屬故意,法院得因被害人之請求,依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之3倍。」

也就是說,在目前法規架構下,營業秘密不論是在刑責或是賠償金額方面,都遠超過專利,而法院命先進光賠償15.22億元就是最好例證。因此業者應改變過去的態度,不能獨壓專利,也應同時如大立光一般,善用營業秘密之規範。

4.留意員工帶槍投靠

針對員工帶槍投靠的跳槽行為,大立光打死不願和解,而且民刑事訴訟雙管齊下,不但對跳槽的員工與其他有意跳槽的員工產生極大的威嚇作用,也有效的牽制先進光。想挖角的業者在挖角前也應特別注意避免被認定為明知或故意,以免引火上身。

讓新員工帶槍投靠固然可以縮短研發時間,卻也容易引火上身。

5.賠償以研發費用為準

雖然營業秘密法第13條對損害賠償的計算有明確規定(以所受損害,所失利益為準),但由於台灣法院比較保守,反而是以研發費用為準,因此業者應對研發費用有詳細的資料,並於訴訟時請求會計師出具「鑑識會計調查服務報告書」以作為請求賠償的依據。此外也要特別注意法院指出若有故意,可由法院酌定3倍以下損害賠償的可能影響。

訴訟時出具「鑑識會計調查服務報告書」,請求賠償金額將更有依據。

從大立光與先進光的此件訴訟案件可知,並不只有專利才是可恃的武器,可能營業秘密所能達到的效果更廣泛,不只是至少5年以下的刑事責任,還可能涉及高額的民事損害賠償。因此,若本案獲得確定,也將帶動效果,吸引更多業者進行營業秘密的訴訟。若要獲得訴訟上的成功,大立光採行的各種措施與訴訟策略,值得業者參酌。相對的,業者若欲挖角,可能要以大立光案為誡,避免新聘員工因帶槍投靠被認定為故意而惹禍上身。

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